пародия на торговую марку

На стыке IP и fashion law больше всего примеров заимствования чужих обозначений на товарах, которые оправдывают ссылкой на пародию как часть доктрины fair use. В этой статье мы расскажем о регулировании пародий на торговые марки в США и ЕС и рассмотрим пример, демонстрирующий грань между размыванием торговой марки и пародией.

Moschino и McDonald’s

В феврале 2014 г. Jeremy Scott представил коллекцию Moschino, которая породила споры: законны ли заимствования чужих брендов в дизайне вещей? Ограничимся сумочкой, которая отсылает к McDonald’s в части размывания торговой марки.

Moschino мог бы защищаться ссылаясь на пародийное использование лого фаст-фуда, но чтобы убедить суд, ответчик должен продемонстрировать, что заимствование имеет юмористический характер. Отчасти на это указывает название коллекции: «Fast Fashion» как бы намекает на «fast food».

 

Всем известные Золотые Арки (Golden Arches) могли бы стать предметом иска о размывании марки, ведь это не требует доказательств «введения в заблуждение потребителя». Предполагаем, что большинство потребителей вряд ли подумают, что сеть ресторанов быстрого питания выпустила коллекцию одежды или одобрила её создание.

пародия на торговую марку

Есть два вида размывания ТМ (dilution): (1) использование, которое порочит знак (tarnishment) и (2) которое уменьшает различительную способность (blurring). Применительно к McDonald’s уместно использовать «blurring», ведь различительная способность знак ослаблена тем, что он нанесен на одежду, а не на упаковку с едой (неоднородные товары).

Самое опасное последствие размывания – превращение знака в общеупотребимое обозначение и отказ защищать его в суде. Нанесло ли подобный вред появление коллекции Moschino?

Moschino и McDonald’s находятся на разных уровнях потребительского спроса/предложения, и коль скоро именно high end brand заимствовал low end (а не наоборот), нанесение ущерба репутации McDonald’s как минимум спорный вопрос.

Судя по посту в соц.сети, McDonald’s одобрил появление желтой буквы «М» закругленной в виде сердца, сопроводив комментарием: «Looking good, MOSCHINO! Milan Fashion Week has never been so stylish”.

Закон и практика США о пародиях на ТМ

The Lanham Act (закон о торговых марках 15 U.S. Code § 1125) предусмотрел несколько случаев использования чужой ТМ без разрешения, которые не считаются нарушением и относятся к добросовестному использованию (nominative or descriptive fair use), одни из которых –  пародия.

Апология пародии проста – вероятность введения в заблуждение потребителя не возникает в силу того, что пародию никто не воспринимает всерьез.

За десятилетия применения этой доктрины судебная практика выработала три основания, когда ссылка на пародию не работает:

(1) использование чужой ТМ не соответствует требованию к пародии (нет комического эффекта, а просто имитация чужой ТМ);

(2) хотя пародия есть, но она не достаточно сильная, чтобы устранить риск введения в заблуждение с оригинальной ТМ (в 1977 г. обозначение «Gucchi Goo» признано схожим до степени смешения с ТМ «Gucci» для сумок);

(3) несмотря на формальное соответствие требованиям к пародии, такое использование размывает чужой знак (в 2007 г. игрушку под названием «Chewy Vuiton» признали не размывающей ТМ «Louis Vuitton» пародией).

Ранее мы рассказывали о деле Louis Vuitton Malletier v My Other Bag. Суд констатировал отсутствие размывания торговой марки (принта), поскольку ответчик продает сумки за 50 дол, тогда как сумочки истца стоят примерно в 40 раз дороже, а значит у них разные покупатели.

Также, читайте статью о подсчете убытков при нарушении ТМ

Закон и практика ЕС о пародиях на ТМ

В ЕС понятие пародии применялось только к объектам авторского права (согласно п. k §3 статьи 5 InfoSoc Directive 2011/29 от 22 мая 2001 г.). В деле C-201/13 от 03.09.2014 г., суд сказал, что раз закон не определил признаки пародии, нужно искать их в заметных отличиях от исходного произведения и в наличии элементов юмора и сатиры.

Среди дел, имеющих косвенное отношение к границе добросовестного использования ТМ, уместно вспомнить Interflora C-323/09 от 22.09.2011 г., посвященное использованию чужой ТМ при поисковом продвижении компании в поисковике Google.

Суд Милана 12 июля 1999 г. (La Chemise Lacoste vs. Crocodile Garments) отклонил иск о том, что ироничное изображение человекообразного крокодила содержит отсылку к известному знаку Lacoste и может ввести в заблуждение.

пародия на торговую маркупародия на торговую маркуCJEU приходилось рассматривать вопрос пародии на ТМ. В решении по делу The Polo/Lauren Company v OHIM Case T-265/13 от 18.09.2014 г., графическое изображение человека на велосипеде, который держит клюшку для игры в поло как пародию на известное лого игрока в поло признано нарушение прав владельца торговой марки, потому что нарушитель недобросовестно получил конкурентное преимущество за счет эксплуатации различительной способности знака и нанес вред его репутации.

Почти год тому назад – 16 декабря 2015 года – принята Regulation 2015/2424, пункт 21 которой прямо указывает, что «использование торговой марки третьими лицами  для целей художественного выражения признается добросовестным до тех пор, пока такое использование находится в рамках честной деловой практики». Главный вопрос: отождествлять ли известное понятие «used fairly» с новым термином «in accordance with honest practices»?

На дату публикации статьи мы не обнаружили ни одного дела, в котором бы CJEU рассматривал спор, применяя п. 21, потому будем ждать толкования нормы в судебной практике.

Как известно, в Украине в октябре 2016 г. вступили в силу дополнения в перечень видов свободного использования произведений: пародии, карикатуры и попурри, а легализация пародии на торговые марки, очевидно, ждет нас в далеком будущем.

Илларион Томаров

По материалам Legal Shift