Поклонники сериала «Suits» помнят как Харви Спектор жаждал появления своей фамилии в названии фирмы. Стать именным партнером – едва ли не вершина карьеры юриста в консалтинге, но случаются ситуации, когда человек уходит, а его имя в названии компании остается. Как разрешить спор о наличии имени юриста, который ушел из фирмы?

Один из самых лучших англоязычных блогов по интеллектуалке IPKAT рассказал о судебном решении, где британский суд разбирался в таком вопросе.

Спор возник после того, как, проработав 3,5 года, госпожа Bhayani ушла из фирмы Taylor Bracewell, последняя продолжил использовать в качестве фирменного наименования словосочетание «Bhayani Bracewell», которые еще и зарегистрировала как торговую марку. Истица просила запретить указывать ее имя и отменить регистрацию ТМ. Ответчик – бывший работодатель – обвинил её в нарушении условий партнерского соглашения, поскольку она открыла фирму, в названии которой использовала свою фамилию (Bhayani Law).

Ключевой вопрос – кому принадлежит goodwill (в т.ч имя «Bhayani Bracewell»), который создала госпожа Bhayani за время работы в фирме  и может ли она запретить своей прошлой фирме использовать его?

На первый взгляд, ответ очевиден – название не должно вводить в заблуждение потребителей услуг, а использование имени партнера, который уже не работает в фирме, указывает на его присутствие в составе фирмы, но есть один нюанс.

Дело в том, что в период работы в юрфирме госпожа Bhayani заключила партнерское соглашение, одно из условий которого регулировало использование ее имени. Партнерское соглашение содержит категорический запрет партнеру, который выходит «carry on business under the Name or any other practising or trading name from time to time used by the LLP or any name which may sound or appear similar to any of the foregoing save where the Name or any other practising or trading name is the same as or contains the surname».

Суд признал, что госпожа Bhayani за 23-летнюю практику приобрела репутацию юриста, специализирующегося в трудовом праве, но следует различать репутацию и goodwill. Юрист может иметь профессиональную репутацию, но это не означает, что он владеет goodwill на собственное имя.

Юридический статус goodwill должен рассматриваться в неразрывной связи с бизнесом, в рамках ведения которого он возник, потому вполне разумно предполагать, что созданный партнерами goodwill переходит от физических лиц к юридическому лицу – партнерству. Тем более, что стороны прямо предусмотрели это в договоре.

Суд допустил, что человек может создавать и владеть goodwill помимо своей работы – но его источником должна быть другая деятельность (например, хобби коллекционирование марок превратило имя человека во всемирно известного эксперта по маркам). Goodwill госпожи Bhayani возник исключительно в связи с её работой партнером юридической фирмы – ответчика.

Рассуждая на эту тему, британский суд вспомнил дело Landa v Greenberg [1908] 24 TLR 44 – спор автора газетной колонки, которая публиковались под псевдонимом «Aunt Naomi», который завершился запретом газете публиковать материалы другого журналиста под этим же псевдонимом, после увольнения автора псевдонима из издания. Также суд упомянул дело Irvine v Talksport Ltd [2003] EWCA Civ 423, о котором мы недавно рассказывали в посте, посвященном зарубежной практике коммерческого использования и защиты права на изображение человека.

Чей же интерес защитит суд: потенциального потребителя, который может быть введен в заблуждение фамилией юриста, который уже не работает или фирмы, в которой трудился партнер?

Вот цитата из решения: «Ultimately the quality of services of any individual solicitor is guaranteed by the firm. If the quality falls short, any compensation is available from the firm, not the individual solicitor. The goodwill generated by a solicitor’s work qua solicitor vests in the firm».

Суд отказал в запрете бывшему работодателю использовать фамилию истца, но признал основания для отмены регистрации торговой марки, но этот вопросу будет решен отдельно (решение IP Enterprise Court от 22.12.2016 г. Juthika Bhayani, Bhayani Law LTD v Taylor Bracewell LLP [2016] EWHC 3360).

Случись такой спор в Украине – попробуем смоделировать позицию.

Идеальный вариант – урегулировать вопрос в условиях партнерского соглашения. Проблема даже не в том, что в Украине нет такой организационно-правовой формы как партнерство, а в том, что право на имя отнесено к личным неимущественным и формально сделка о наделении третьего лица этим правом рискует быть признана недействительной как противоречащая публичному порядку.

Формально, ближе всего к праву физического лица на использование имени для идентификации в бизнесе – понятие деловой репутации, право на которое тоже отнесено к личным неимущественным.

При этом в ГК Украины прямо предусмотрено всего два случая, когда можно распорядиться деловой репутацией: (1) предметом договора коммерческой концессии может быть право на использование деловой репутации – ст. 1116; взносом участника в совместную деятельность считаются деловая репутация и деловые связи – ст. 1133).

Остается устав ООО, где указать, что в случае выхода участника, имя которого есть в названии или фирменном наименовании компании, предусмотрен разумный срок (например, три месяца) для внесения изменений в название и все шаги, которые участники и общество должны предпринять.

Другой аспект  – какой способ защиты выбрать истцу?

Норма ч. 2 ст. 275 ГК Украины гласит, что личное неимущественное право можно защищать также другим способом в соответствии с содержанием такого права, способу его нарушения и последствий, который повлекло это нарушение. Уместно вспомнить, что такую позицию поддерживает и Верховный суд Украины (Постановление от 21 мая 2012 года по делу № 6-20цс11)

Специальная норма ст. 296 ГК Украины гласит, что лицо имеет право использовать свое имя во всех сферах своей деятельности. Значит одним из способов защиты должно быть право запрещать использование имени третьим лицам, кроме случаев, когда такое использование без согласия прямо разрешено законом (п. 3) ч. 2 ст. 16 – прекратить действие, которое нарушает право).

Некий аналог понятию «goodwill» применительно к имени партнера юрфирмы – деловая практика в значении ч.3 ст. 500 ГК Украины – право преждепользования может передаваться или переходить другому лицу только вместе с деловой практикой, в которой было использовано обозначение (ТМ). Пока отсутствует судебная практика, оценивающая законность сделок по передаче права преждепользования на ТМ и тем более – имени как деловой практики, скорее всего спор закончится в пользу физического лица. Если читателю известна практика разрешения подобных споров — пишите в комментариях или на email автора.

Что касается регистрации имени человека в качестве торговой марки третьим лицом без его согласия – мы публиковали обзор практики и сложившиеся подходы в украинской судебной практике.

Читайте также: Lawyers vs. Startup lawyers: что надо знать о юридическом сопровождении стартапа

Илларион Томаров

Использованы материалы legalshift.com.ua