Владелец свидетельства на торговую марку (ТМ) может использовать обозначения, разрешать и запрещать использование другим лицам. Входит ли в объем прав собственника ТМ правомочие владения? Этот вопрос из теоретического легко превращается в практический — можно ли применить виндикацию как способ защиты?

Или так: можно истребовать исключительные имущественные права интеллектуальной собственности у добросовестного приобретателя, которые он получил по договору о передаче прав на ТМ? Мы нашли только одно дело, где все инстанции дали единственный ответ и три неудачных попытки.

Истец заявил требования о признании недействительными двух последовательных бесплатных договоров о передаче прав на ТМ «FotoMag» и признании права собственности истца на этот знак.

Исковые требования мотивированы тем, что договор является недействительным, поскольку лицо, совершавшее эту сделку как директор, на самом деле данную должность не занимало и не имело необходимого объема гражданской дееспособности. Второй ответчик, бесплатно получивший по договору с первым ответчиком права на ТМ, обязан вернуть указанное имущество на основании ст. 388 ГКУ.

Второй ответчик указывал, что является добросовестным приобретателем, поскольку считает, что владелец обязан доказать, что имущество выбыло из его владения, не по их воле, а в данном случае обстоятельства позволяют утверждать, что Истец знал о оспариваемой сделке.

При заключении договора о передаче прав на знак второй ответчик считал и не имел оснований сомневаться в том, что первый ответчик является законным владельцем знака, в т.ч. имеет право распоряжаться им по своему усмотрению.

Суд установил, что право собственности на ТМ выбыло из владения лица вне его воли, поскольку договор заключен со значительными нарушениями: полномочия лица на наличие у последнего полномочий на заключение сделки от имени и в интересах истца, согласно уставным документам, доверенности не было проверено.

В ч. 3 ст. 388 ГКУ предусмотрено, если имущество было приобретено безвозмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать его от добросовестного приобретателя во всех случаях.

Из имеющегося договора между первым и вторым ответчиками усматривается, что имущественные права на ТМ «FotoMag» передано безвозмездно. Решения судов мотивированы наличием оснований истребовать имущественные права интеллектуальной собственности на знак «FotoMag» у добросовестного приобретателя на основании безвозмездного договора.

Решением хозяйственного суда города Киева от 29.08.2012 г.., Иск удовлетворен, а решение оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 06.11.2012 г.. И постановлением ВХСУ по делу № 12/134 от 15.01.2013 г..

К сожалению, суды не объяснили мотивы применения норм о добросовестном приобретателе, хотя бы в виде ссылки на аналогию закона и отнесения имущественных прав в родовой категории имущества.

В деле № 5002-23 / 6355-2010 о признании недействительными трех последовательных договоров о передаче прав на ТМ «Магарач» первая инстанция и апелляция отказали со ссылкой на то, что договоры о передаче прав были возмездными, а владелец ТМ (третий ответчик) является добросовестным приобретателем, поэтому нет оснований истребовать у него право собственности на знак.

Однако ВХСУ в постановлении от 14.02.2012 г.. Обратил внимание на то, что (1) первый ответчик передал право собственности на ТМ второму по безвозмездному договору; (2) дальнейшая передача прав на ТМ «Магарач» третьем ответчику, который не производит товар (вино) и не находится на территории АРК (резидент Эстонии), является причиной введения в заблуждение потребителей в отношении лица, производящего товар (ч. 7 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

По результатам нового рассмотрения суды единодушно признали договоры недействительными, но без ссылок на ст. 388 ГКУ или иные нормы об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Еще одно дело, где мелькнул призрак добросовестного приобретателя — права на ТМ «Triolan» (этот спор превратился в многолетнюю сагу с множеством судебных дел, которые вращались вокруг вопроса о дате заключения договора и лице, его подписавшем без достаточных полномочий).

По делу № 619/1379/13 суд рассматривал иск о признании недействительным договора о передаче прав на спорную ТМ и права интеллектуальной собственности на знак. Согласно ст. 387 ГКУ, истец вправе реализовать свое право на защиту путем обращения в суд с требованием об истребовании своего имущества (имущественных прав) из чужого незаконного владения.

Согласно п. 10 ч. 3 Постановления Пленума ВСУ № 9 от 06.11.2009 г.., Имущественные права (имущество) могут быть истребованы от лица, в частности от добросовестного приобретателя — по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 388 ГКУ.

Решением Дергачевского районного суда Харьковской области от 03.12.2013 г.. Требования истца полностью удовлетворены, однако Апелляционный суд Харьковской области отменил решение.

В третьем деле ответчик приобрел у государственного предприятия в совладение имущественные права на ТМ, а прокурор в интересах государства подал иск о признании договора недействительным. Суд первой инстанции удовлетворил иск, поэтому в апелляционной жалобе ответчик указал, что он является добросовестным приобретателем прав интеллектуальной собственности на ТМ.

Стороны в дополнительном соглашении даже предусмотрели цену, которую заплатит новый совладелец знака — 500 грн в течение трех лет. Прокурор указывал, что передача состоялась безвозмездно и без обязательной независимой оценки стоимости этих прав. Суд не согласился, что спорная ТМ находится в государственной собственности, ведь ТМ НЕ учитывалась на балансе и не принадлежит к основным фондам предприятия, а оценка стоимости проведена через год после совершения передачи прав.

Львовский апелляционный хозяйственный суд в постановлении от 11.04.2017 г.. По делу № 909/560/15 отметил, что право собственности государственного предприятия на ТМ не прекратилось, так как выбыло из его владения, но не ограничило объем его полномочий как владельца из владения , пользования и распоряжения этим правом.

В целом нет существенных возражений против иска об истребовании имущественных прав на ТМ у добросовестного приобретателя. Поскольку факт передачи подлежит государственной регистрации, это делает его подобным со сделками по недвижимости: в обоих случаях речь не о получении физической вещи, а о внесении изменений в реестр владельцев.

Илларион Томаров

Source: LegalShift